A diferencia de lo determinado en el artículo 272 del C. Penal en relación a los delitos contra la propiedad intelectual que remite a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual,a efectos de fijación de la responsabilidad civil, el Código Penal nada determina respecto a la fijación de la responsabilidad civil en relación a los delitos contra la propiedad industrial.
Como explicaba la Iltma. Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Lérida, en su Sentencia de fecha 13/10/2016, ello solo puede conducir a una consecuencia jurídica: a tenor de lo establecido en el artículo 1092 del C. Civil, las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del C. Penal, que constituye, por tanto, norma general salvo que, como sucede en el citado artículo 272, el Legislador expresamente excepcione tal generalidad, lo que no hizo en materia de delitos contra la propiedad industrial.
Tal realidad legal entraña la no vinculación del Juez penal a los criterios de determinación de la responsabilidad civil establecidos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que, a diferencia de lo que sucede en sede civil, donde lo es "ex damno", encuentra causa en el delito cometido, es decir, es un resarcimiento civil que nace " ex delicto".
Ello no es óbice, como sucede respecto de otros tipos penales (así los homicidios o lesiones imprudentes no derivadas de ilícitos cometidos en el marco del tráfico rodado en los que sí existe la vinculación relativa a los baremos indemnizatorios establecidos) para que el Tribunal no pueda acudir para fijar los conceptos y alcance de la responsabilidad civil en supuestos de violación penalmente relevante de las marcas, a la Ley 17/2001, a los criterios determinados en la misma a título orientativo y a efectos de, garantizando el principio de igualdad, fijar los daños y perjuicios causados por el delito, (" ex delicto"), bajo la cobertura de lo establecido en los arts. 110 y 116 del C. Penal.
Lo cierto es que la Sala Primera del Tribunal Supremo ha venido declarando reiteradamente que si bien la prueba de los daños es presupuesto para su condena a la indemnización, pudiendo en caso afirmativo cuantificarlos o fijar las bases para que se cuantifiquen en ejecución, hay supuestos en que la violación de un derecho como es de la marca produce "per se" un daño emergente, por lo que la referida necesidad de prueba se satisface con la propia demostración de acto antijurídico, al ser la producción de daños y perjuicios consustancial al hecho infractor (véanse, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 23/02/1998, 17/11/1999, 10/01/2002 y 01/04/2002)
Por ello se ha afirmado que hay ocasiones en que los hechos hablan por sí mismos ("res ipsa loquitur") y no se hace necesario probar la realidad del daño producido.
Recordaba el Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 31/05/2002, que se tiende a apreciar la causación de daños y perjuicios como inherente a las infracciones en materia de propiedad industrial y competencia desleal.
En la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10/10/2001 se declaraba que la Sala no desconocía las declaraciones jurisprudenciales sobre la prueba de la existencia del daño, como hacían las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 21/04/1992 y 11/12/1993, "la declaración y prueba de la existencia de los daños durante la litis no puede ser cumplida por la remisión del problema a la fase de ejecución de sentencia", decía la primera, y, según la segunda; "no exime de modo alguno de la prueba de la exigencia de los daños"; pero que el uso comercial de un producto cuya semejanza con la marca violada produce confusión en el consumidor, implica "per se", un dato cuya cuantificación no es posible en el proceso declarativo, pero cabe en ejecución de sentencia.
Partiendo de estos criterios interpretativos, conforme al art 43 de la Ley 17/2001, para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:
- las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación;
- la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.
Para la fijación de la indemnización, se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación.
Finalmente, ha de significarse que en el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.
JOSÉ MANUEL ESTÉBANEZ IZQUIERDO
JUEZ SUSTITUTO
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